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PCT进中国申请构成抵触申请

总纲

根据《专利法》第二十二条第二款的规定,新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日(有优先权的,指优先权日)以前向国务院专利行政部门提出申请,并记载在申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。依据《专利审查指南》的进一步阐释,抵触申请包括申请日以前由任何单位或者个人提出、并在申请日之后(含申请日)由国务院专利行政部门作出中文公布或公告的且为同样的发明或者实用新型的进入了中国国家阶段的国际专利申请。上述规定确立了判断PCT国际申请能否构成中国在后申请之抵触申请的四项法律要件:主体要件(任何单位或者个人,含申请人本人)、地域要件(向国务院专利行政部门提出,即需进入中国国家阶段)、时间要件(有效申请日或优先权日早于在后申请的申请日或优先权日,且国家公布日不早于该在后申请的申请日或优先权日)及内容要件(以该国家公布文本的全文内容为范围进行单独对比,判断是否属于同样的发明或者实用新型)。

关于“申请日”与“优先权日”的时间判断

抵触申请的时间要件判断必须严格遵循《专利法》关于“申请日”的特殊认定规则:有优先权的,指优先权日(《专利法实施细则》第十条)。对于要求优先权的PCT进中国申请,其用于比对的有效申请日并非国际申请日,而是其所主张的优先权日。然而,优先权的主张并不当然成立。根据《专利审查指南》,在后申请的技术方案必须在在先申请文件中已有记载,优先权方可成立。若优先权不成立,该PCT进中国申请的有效申请日将后移至其国际申请日,可能因此无法满足“早于在后申请日(或优先权日)”的时间要件,从而不构成抵触申请。实践中存在因优先权未能得到核实,致使原本看似符合时间要件的PCT进中国申请最终不构成抵触申请的案例。因此,判断时间要件时,必须核实优先权的成立与否,不可简单以主张的优先权日为唯一依据。

关于PCT国际公布文本与进入中国国家阶段公布文本的关键区分

PCT国际申请的法律程序分为“国际阶段”与“国家阶段”。在国际阶段由世界知识产权组织(WIPO)国际局完成的国际公布(无论其公布语言是否为中文),仅具有PCT条约层面的国际法律效力,其本身并非向中国国务院专利行政部门提出的专利申请文件,不满足抵触申请的地域要件仅有PCT国际公布文本,即使其公布语言为中文,亦不能作为抵触申请。只有当该PCT国际申请实际办理了进入中国国家阶段的手续,并经国务院专利行政部门审查后作出中文国家公布,此时的国家公布文本才与直接向中国国务院专利行政部门提交的专利申请具有同等效力,成为适格的抵触申请对比文件。地域要件是抵触申请成立的门槛性要件,国际公布文本因未跨越此门槛,在审查中会被直接排除。

关于“任何单位或者个人”的主体范围与“自我抵触”

《专利法》第二十二条第二款明确将抵触申请的主体规定为“任何单位或者个人”根据现行法律及《专利审查指南》,即使是在先申请与在后申请为同一申请人,只要满足其他要件,在先申请仍可能构成在后申请的抵触申请,即存在“自我抵触”的可能性。对于PCT进中国申请而言,若申请人的一件PCT申请进入中国后先予公布,其公布的内容又足以涵盖申请人随后提出的另一件中国申请的技术方案,则前者可能成为后者的“自我抵触申请”。这一规则与日本、韩国等国家存在显著差异。

典型示例

示例一:构成抵触申请(时间要件与地域要件均满足)

示例二:不构成抵触申请(仅有国际公布文本)

示例三:不构成抵触申请(优先权不成立导致时间要件不满足)